从一起专利侵权纠纷论——侵权责任与违约责任竞合之适用

上海正策律师事务所 法智部落：刘广全

导语：民事责任竞合是指因某种法律事实的出现，而导致两种或两种以上的民事责任的产生，各项民事责任发生冲突的现象。民事责任竞合又被称为请求权竞合。

《合同法》第一百二十二条 因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。该条所述的“违约”的前提是存在基础的合同法律关系。

专利侵权纠纷确实存在专利权利转让合同、专利实施许可合同等违约并侵权的情形，但大部分专利侵权纠纷并不存在基础合同关系，则没有请求权竞合的客观基础。下面就最高人民法院（2013）民提字第116号隆成公司与童霸公司侵害实用新型专利权纠纷案为例探讨一起特殊的专利侵权纠纷。

第一节：隆成公司与童霸公司专利侵权权纠纷案基本事实

一、原告隆成公司为专利号为ZL01242571.0专利的有效权利人。权利要求为：1、前轮定位装置，其特征：该升降机构为一对转盘，该转盘之间有一旋斜面，该转盘之一端与该固定销连接。2.前轮定位装置，其特征:该转盘之一侧设有便于旋转该转盘的把手。

二、2008年4月2日，隆成公司以童霸公司侵害其涉案专利权为由，向武汉中院起诉。2009年6月16日，武汉中院做出（2008）武知初字第142号、143号、144号民事判决书。童霸公司提起上诉。2009年9月2日，湖北省高院以（2009）鄂民三终字第41号、42号民事调解书调解结案，调解协议的内容为:1.童霸公司于调解协议签字之日起立即停止制造、许诺销售、销售0900型、B858C-B型号童车产品，清除童霸公司网站上关于该型号童车产品的图片及产品宣传册中关于该型号童车产品的文字与图片介绍，并保证不再侵犯隆成公司的专利权。如发现一起侵犯隆成公司外观设计专利权的行为，童霸公司自愿赔偿人民币50万元，如发现一起侵犯隆成公司实用新型专利权的行为，童霸公司自愿赔偿人民币100万元等内容。

三、双方调解结案后，隆成公司（在公证人员的监督下）分别在2009年10月16日2010年2月24日，通过阿里巴巴网站进入童霸公司网站，截屏了童霸公司简介及多种型号婴儿推车照片。由于网站照片并非立体图形，不能证明童霸公司涉嫌侵权。2010年3月10日，隆成公司委托案外人（在公证人员的监督下）在童霸公司处购买了一箱型号为TBT85-670#的童车，并拍照后封存。2010年3月9日，童霸公司出具销售结算单，写明所售产品型号为TB85。

四、鉴于隆成公司诉求童霸公司赔偿100万元的基础依据系双方2009年9月2日在湖北省高院达成了（2009）鄂民三终字第41号、42号民事调解书，因此一审法院向原告释明，请求原告明确本案的请求权基础。原告一审庭审中明确依据专利侵权诉讼主张权利，不选择合同违约之诉，但侵权赔偿数额请求按（2009）鄂民三终字第42号民事调解书确定的违约金标准计算。

第二节、一二审法院判决情况

一、 一审法院归纳的争议焦点:

1、隆成公司是否享有涉案专利的专利权;

2、童霸公司是否实施了侵权行为;如何确定童霸公司的民事责任。

二、一二审法院确认事实：

一审法院将童车实物与童霸公司的产品宣传册比对认定：童车实物与宣传册上的TBT86型号产品一致，故认定侵权公证封存的童车型号为TBT86。

童霸公司对被控侵权产品落入涉案专利保护范围没有异议，也未提交证据证明其有法定的免责事由。因此，童霸公司销售的TBT86型号童车侵害了隆成公司享有的涉案专利权，应依法承担相应民事责任。

二、 一二审法院认为：

1、侵权民事责任与违约民事责任的事实基础和法律基础不同，产生于不同的法律关系。《合同法》第122条侵权责任与违约责任竞合规定，原告仅能主张其一。

2、隆成公司既然明确选择提起侵权之诉，就应根据侵权责任法确定赔偿数额。隆成公司关于本案赔偿标准以（2009）鄂民三终字第42号民事调解书的约定为准，与合同法的上述规定相冲突，不予支持。

理由是：本案中因隆成公司主张侵权之诉，导致童霸公司不能就违约之诉的违约事实及违约金是否过高提出抗辩，违约之诉也无法纳入法庭调查和辩论的范围。法院出具的调解书是对当事人已发生的行为所产生的责任的约定，并不具有对将来未发生行为的责任进行预判及强制执行的效力，如发生调解书中当事人约定的于将来发生的违约情形，该违约条款仍需当事人按合同法的相关规定另行诉讼，并经人民法院确定违约的事实及区分违约情节后判定违约责任。

隆成公司未主张违约之诉的情况下，法院无须就当事人双方是否有违约行为及违约责任做出判断，故不宜简单适用当事人约定的违约赔偿金，本案赔偿数额仍应根据童霸公司侵权行为的性质，依据《专利法》关于法定赔偿的规定加以确定。

2009年9月2日的调解书针对的被控侵权产品型号为B858C-B，而非本案被控侵权产品TBT86，故在被控侵权产品型号不相同的情况下，前述调解协议中约定的赔偿数额不能适用于本案。

童霸公司关于隆成公司主张赔偿100万元依据不足的抗辩理由成立。

3、隆成公司没有提交证据证明其实际损失或童霸公司的侵权获利。一审法院依法适用法定赔偿。

三、一二审法院判决:

一审判决：1、童霸公司赔偿隆成公司14元;2、驳回隆成公司的其他诉讼请求。

二审判决驳回上诉，维持原判。

第三节：最高院审理情况

一、最高院认定如下新增事实：

1、公证封存的婴儿车实物与《产品宣传册》上的婴儿车图片进行比对，并据此确定本案被控侵权产品为TBT86，故可以认定《产品宣传册》包含有被控侵权产品的销售推广信息;

2、《产品宣传册》的印刷时间，对于本案认定童霸公司是否在调解协议签订后实施许诺销售被控侵权产品的行为，不具有法律意义，即使印刷时间在调解协议签订前，也不影响将调解协议签订后传播、散发《产品宣传册》的行为认定为许诺销售。童霸公司在调解协议签订后实施了许诺销售被控侵权产品的行为。

二、最高院认为：

童霸公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。

首先，违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在一种基础的交易合同关系。没有基础交易合同关系，权利主张竞合没有法律基础。

仅在侵权行为前或侵权行为发生后双方对赔偿责任计算方式和数额的约定不属于基础交易合同。（2009）鄂民三终字第41号、42号民事调解书并非隆成公司与童霸公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定。因此，本案中童霸公司应承担的民事责任，不属于合同法第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。

其次，童霸公司应承担的民事责任系侵权责任。

调解协议的法律意义与效果，不是对童霸公司的合同交易义务做出约定，而是对侵权责任如何承担做出约定。即使没有调解协议，童霸公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。当事人双方将童霸公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了便于进一步约定当童霸公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。

第三，调解书中双方约定的赔偿数额确定方法具有法律效力。

《侵权责任法》及《专利法》等法律并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先做出约定。双方当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额做出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解书中双方约定的赔偿数额确定方法，与专利法第六十五条的有关规定并不冲突。

最后、本案应适用隆成公司与童霸公司在调解书中约定的赔偿数额确定方法确定本案判决结果。

根据（2009）鄂民主终字第41号42号民事调解书认定双方达成了关于童霸公司不得再实施侵权行为以及相应赔偿数额的约定为一揽子约定。童霸公司在调解书签署后侵犯隆成公司实用新型专利权，应依据调解书中的双方约定条款，童霸公司赔偿隆成公司100万元。

三、再审判决结果：

一、撤销湖北省高级人民法院（2012）鄂民主终字第86号民事判决和湖北省武汉市中级人民法院（2011）武知初字第467号民事判决;

二、湖北童霸儿童用品有限公司于本判决送达之日起十五日内赔偿中山市隆成日用制品有限公司经济损失100万元。

第四节、专利侵权律师建议

一、原告应清晰确定其诉的请求权基础。

请求权基础理论即“谁向谁，依据何种法律规范，主张何种权利”。本案原告律师坚持真理，明确认识到双方不存在基础合同关系，精准定位生效调解书的法律性质。面对一二审法官通过诉的请求权基础这一程序上的技术障眼法迷惑原告，原告律师不为所动坚持真理。尽管过程艰辛，道路曲折，终究在最高院得以维护正义。

二、原告固定的被告侵权证据既要考虑形式稳定合法（公证保全证据），又要考虑证据足以证明被告的侵权行为落入了原告专利权的权利主张范围。

三、积极提供因被告侵犯专利权导致原告损失或被告获利相关方面的证据（例如财务账册、购货合同、税局的纳税信息、网络销售的历史销售量等）

四、与被告达成和解，签订专利授权许可，共同做大市场。