11月5日，國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上發表主旨演講，指出中國將保護外資企業合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產權行爲，提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。

　　所謂懲罰性賠償，就是讓故意侵犯知識產權者不但將獲得的利益吐出來，還要在此基礎上進行懲罰，做到讓故意侵權者傾家蕩產。這一點在專利侵權案件中表現最爲突出。

　　現行《專利法》關於侵權賠償的規定爲：侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人爲制止侵權行爲所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行爲的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

　　根據這個規定，專利侵權賠償數額按照被侵權者的實際損失、侵權者獲得利益、合理許可費的倍數、法定賠償的順序計算。實際損失難以確定的，計算獲得利益，獲得利益難以確定的，根據合理許可費的倍數，前三者都難以確定的，根據法定賠償。在實踐中，計算實際損失是非常難，因爲銷量的減少受很多因素影響。侵權者獲得利益的計算需要依賴相關的銷售數據，取證也非常困難。涉案的專利先前多未進行過專利許可，合理許可費確定也爭議頗多。因此，在中國大部分的專利賠償最後只能在法定賠償數額範圍內酌情確定。這造成的後果是專利權人常常贏了官司輸了錢，拿到的賠償甚至不夠支付律師費。

　　爲了改變這種情況，中國準備引入專利侵權懲罰性賠償制度，實際上國家知識產權局負責人也多次表示過在第四次專利法修改時增加懲罰性賠償條款。

　　《專利法修訂草案》的送審稿規定：對於故意侵犯專利權的行爲，人民法院可以根據侵權行爲的情節、規模、損害後果等因素，將根據前兩款所確定的賠償數額提高至二到三倍。懲罰性賠償是針對故意侵權的情況，何爲故意侵權？就是生產銷售之前已經知道相關專利的存在，並且應當知道相關產品是侵權的，賠償數額將會在原來確定的基礎上提高到兩到三倍。

　　專利侵權賠償主要遵循填平原則，賠償數額限於補償損失或者獲得利益吐出來即可。但是在這一原則下許多侵權者也是有利可圖的，只要競爭對手有最新產品上市就會很快跟着上馬，不在乎是否侵權，最壞的結果是賠掉利潤，甚至利用訴訟策略拖延，等到專利訴訟結束後，相關產品已經更新換代了。在這種形式下，出現大量的淘寶創新亞馬遜創新，很多企業專門在電子商務網站尋找爆款產品，然後開模迅速投產，在對方起訴專利侵權前能賺一筆是一筆。

　　但是一旦引入懲罰性賠償制度後，這種抄襲的模式將會受到致命的打擊。專利權人肯定會指控故意侵權，尤其許多專利權人提示過相關技術申請過專利，侵權人極有可能會承擔兩到三倍賠償的責任。這時被訴侵權者就需要舉證自己並非故意侵權，而這個證據一般就是FTO（自由操作），或者說侵權分析報告。

　　爲規避故意侵權指控，以後產品在中國上市前，企業更需要FTO分析報告。FTO分析目的在於證明當前“技術”可實施，不會侵犯他人專利權，證明非故意侵權以避免可能的懲罰性賠償。

　　侵權風險分析當然越早越好，但在研發的早期產品和概念還未形成，這時候可以進行專利預警，無法進行產品權利要求的比對，FTO的分析可以貫穿整個產品開發過程，但原則上要求有確定的技術特徵，否則與一般的專利預警無差別，最終的報告也無法用來證明非故意侵權。科學的做法是在產品研發前端有相應的專利預警，讓研發人員知曉該領域的相應專利，在產品技術特徵最終成型後進行FTO分析，這個時候FTO的結果侵權可能性已經很低，最後的步驟只是確認不侵權的，否則在產品技術特徵成型時確定侵權，這時候再修改和規避的代價會大得多。

　　在中國，FTO做到什麼的程度才能抗辯故意侵權指控，目前沒有相關的案例可參考，但參照一般的專利侵權標準，檢索需要較高的查全率、權利要求比對需要全面覆蓋原則和等同原則兩方面，這些都需要反應到報告中，以證明盡了極大的注意義務。

　　FTO分析的步驟

　　一、確定產品的上市區域

　　專利具有地域性，專利侵權的分析先要確定下產品生產和上市的地區，這樣有的放矢減少實際的工作量和不必要的權利要求比對分析。

　　二、理解產品技術特徵？

　　一個產品的特徵可能有很多，即使對於一個全新的產品，也有很多標準件，不可能對於每個特徵進行FTO調查，一般只分析侵權可能性大、企業自身研究開發、及產品上有創新的的技術特徵。專利侵權判斷是需要產品特徵與權利要求進行比對的，進行FTO的特徵不能太寬。比如新產品是一臺負離子電風扇，可能需要侵權分析的只有產生負離子的裝置的某一部分。

　　三、全面的專利檢索

　　FTO的專利檢索需要較高的查全率，關於檢索的技巧本文暫時不介紹，留在後續文章專門討論，這裏需要強調的是，要避免故意侵權指控，檢索需要盡到基本的要求，比如行業常見的關鍵詞、基本的分類，否則產品是負離子電扇，檢索詞裏面連“離子”這個詞都沒有，這顯然容易說不過去。

　　FTO的檢索需要綜合運用各種檢索策略，保證查全率，避免漏檢。對於權利要求的檢索是重點，但FTO檢索並不能只限於權利要求，因爲權利要求的術語相對抽象，無法與具體特徵對應，全文和其他部分的檢索依然非常重要，FTO也需要關注失效的專利。

　　四、專利篩選

　　篩選出最相關的專利，包括失效的專利和尚未授權的專利，所有相關的專利都應該放到關注目標中。專利的篩選需要篩選人對專利的技術有相當深入的理解，對可能較相關的專利分成若干等級。

　　在專利篩選過程容易出現兩種極端情況，一種是相關專利特別多，似乎風險較大，一種完全沒有相關的專利，似乎風險很小。相關專利太多會導致後續的權利要求比對進入失控狀態，導致風險無法管理，比如你發現一百個高度相關的專利，即使認真對每個專利比對了一番，但最後的結果可能依然不可靠，因爲每個比對的誤差綜合在一起，已經使得最後的準確率有較大折扣了。另外，FTO報告中分析太多專利，反而使得故意侵權的可能性增大，需要明顯注意和規避的專利也多了。

　　對於查詢到的相關專利特別多的情況下，需要進一步詳細分析，剔除權利要求保護範圍大量重複的不穩定申請，尤其是未經過審查的實用新型專利。對於檢索到的相關專利特別少的情況，需要理清相關的技術脈絡，確定與技術方案最接近的專利，要讓風險的距離清晰可見，比無關痛癢的“相關領域沒有檢索到相關專利”更有說服力。

　　五、權利要求的比對

　　FTO的報告需要對檢索的相關權利要求與產品特徵有基本的比對，以確定相關產品特徵是否落在檢索到的專利權利要求範圍內。侵權判斷的原則包括全面覆蓋原則與等同原則。

　　六、結論

　　FTO的結論需要特別謹慎，一般論述該技術是現有技術或者不侵權任何相關的專利，儘量不出現侵權、風險高等描述。在出現較高風險專利的情況，需要與相應的業務部門商量，寫在FTO分析報告的高度侵權和風險的結論有可能起到相反的效果。企業很多商業活動是明知風險而爲之，很少會有完全無風險的情況，更重要的是對風險和收益的權衡。當然一份在侵權訴訟中能用得上的FTO報告，其結論當然不侵犯任何專利權爲最佳，否則報告中都明確中寫出了高風險，依然故意實施，故意侵權嫌疑大增，這也是FTO報告與一般的專利侵權風險分析報告的重要區別。

　　FTO報告的模板

　　一、背景介紹

　　介紹相關的技術特徵，明確需要進行FTO分析的技術特徵細節。

　　二、產品生產、銷售區域

　　三、數據庫的選擇

　　四、關鍵詞和檢索策略

　　列出一定數量的檢索式，檢索式一般包括關鍵詞和分類（這裏要注意的是，實際的檢索策略可能展示的檢索式差別很大，展示的可能僅是很少的部分，其目的在於顯示FTO的檢索盡到了相當範圍的考慮。

　　五、相關的專利的篩選

　　列出可能相關的專利。

　　六、權利要求比對

　　對相關性高的專利進行權利要求比對，注意比對需要考慮全面覆蓋原則和等同原則（字面侵權和等同侵權）。

　　七、結論

　　相應的技術是現有技術，不在相關的專利權利要求範圍內等。

　　作者：佑斌 來源：佑斌（patent12345）

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