DKNY本是一家美國設計師服裝品牌Donna Karan的副線品牌,由與 Calvin Klein、Ralph Lauren 並肩的被譽爲 " 美國三大設計師 "之一的唐納·卡蘭(Donna Karan)女士創辦,設計走典型的 " 時髦紐約客 " 現代風。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

DNKY是Donna Karan New York首字母的縮寫。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

而2015年Karan 女士宣佈退休後,背後財團LVMH集團也“暫停”了 Donna Karan 主線產品,因此本來位居二線的、Karan女士以自己女兒爲靈感創作的DKNY成功上位, 成了該品牌名符其實的領軍者。

DKN丹柯娜,則是國內一家知名的襪業企業,來自中國浙江省,其產品出口歐美多個國際,生產的“丹柯娜”系列品牌的襪子也是暢銷國內市場。DKN是中文丹柯娜的拼音首字母縮寫。

是什麼讓這兩個品牌產生交集的呢?

相信明眼人如你,應該已經從DKNY和DKN這兩個字母組合裏看出端倪了——沒錯,因爲一場長達9年的商標糾紛,這兩家雖是同行但擅長不同領域的企業被拴在了一起。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

日前,一場商標行政訴訟落下帷幕,也終於暫時結束了兩家多年的“羈絆”。

浙江永凱實業有限公司成立於2003年,是專業生產、銷售各種棉襪、絲襪、連褲襪的企業。

2009年12月,永凱實業在第25類商品上申請了“DKN”商標,要求指定使用在“嬰兒全套衣、游泳衣、防水服、鞋、帽子、手套、領帶、腰帶”等商品上。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

沒想到的是,一個月後永凱實業收到的不止是商標申請的受理通知書,還收到了來自當時還是輕奢品牌的“DKNY”的一份小建議:

DKNY認爲DKN商標與自己早在1999年委託美國賈柏裏工作室在中國申請成功的商標“DKNY”構成近似,希望永凱實業能夠主動撤回“DKN”商標的註冊申請。

永凱實業則認爲,自己的前身浙江凱利達服飾有限公司早在1998年就申請註冊了DKN丹柯娜商標,再次申請DKN商標,也只是隨着品牌保護意識增強,註冊關聯商標防止一些產品質量較差的廠家來傍品牌,影響產品的口碑。而由於自己企業專門生產襪子,並不構成同行進行競爭,因此拒絕了DKNY的請求。

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而也正是因爲這一次拒絕,美國賈柏裏工作室隨即代表“DKNY”向國家商標總局對永凱實業申請的“DKN”商標提出了異議。

因爲DKNY與DKN僅僅只有後綴“Y”的差別,按照商標審查原則,四個及四個以上字母組成的無含義英文,若首字母不變,其它字母順序不變,僅末尾增減一個字母,且並不構成含義的改變的話,80%的審查員會判定爲近似。

因此,因爲“DKNY”商標在第25類服裝類別申請在先且指定使用商品範圍的緣故,DKN商標指定使用的“服裝”商品被駁回,只有“嬰兒全套衣、體操服等”初步審定通過。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

這只是DKNY第1次出手,此後於2011年2月,再次委託賈柏裏公司工作室對DKN商標提出異議;於2013年10月,賈柏裏工作室又雙叒叕提出異議複審……

直到2015年永凱實業第3次提起“DKN”商標申請,在2016年5月商標局初步審定通過後,公告期間賈柏裏公司第3次提起異議......

2017年,眼看註冊證要發下來了,賈柏裏工作室又一次提起異議……

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

算起來,這一商標戰一打就是9年。直到2018年9月最終商標局給出了最後決定:准予永凱實業在其申請的類別所指定的所有商品上註冊“DKN”商標。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

在2018年年末,永凱實業終於拿到了“DKN”商標註冊證。

這家本土企業打9年官司也未輸給DKNY的關鍵原因是?

面對爭取多年終於成功的後果,永凱實業負責人也是十分感慨,但依然堅定表示:

“雖然商標官司費時費力又費錢,但後期價值卻是不可估量的,覺得還是值得的。”

其實縱觀此案兩家都各有道理所在,一方有合法註冊的“DKNY”字母商標,一方有合法註冊的“DKN丹柯娜”字母+中文+圖形商標,並且都是在商標法修訂前就註冊成功的。

所以,一方面因爲法不溯及既往原則的限制,一方面因爲不同時期的商標局審理人員對商標的審查標準和鬆緊程度不一樣,而人爲審查一定存在主觀意識差異,最後才導致這場糾紛時間跨度竟有9年之久。

所以,如果要確保自己的商標權益,本案又帶給我們哪些啓示呢?

1

異議答辯對於商標申請有多重要?

如果說商標初審公告期的商標異議程序是法律賦予在先權利人、利害關係人等的法定權利,那麼,異議答辯就是法律賦予被異議當事人的法定權利。

同時,它也是被異議當事人向商評委反駁異議申請人觀點的唯一途徑,因此也是一個非常重要的商標救濟時機。商標被提出異議若放棄答辯將直接面臨商標被不予覈准註冊的風險。

而根據《商標法實施條例》第27條規定:

商標局應當將商標異議材料副本及時送交被異議人,限其自收到商標異議材料副本之日起30日內答辯。

所以異議答辯一定要注意時間限制,避免錯失救濟時機,導致商標不能獲權,從而造成相應的損失。

此外,在異議複審環節也有異議複審答辯,由商標評審委員會負責複審事宜,因此申請人同樣不可錯過時機。

總的來說,答辯未必次次都有十成把握,但不答辯則必然增加對方異議成功的機率,也只有答辯才能將增加商標申請成功的機率。

2

註冊商標最好一開始就分開申請

按照本案中永凱實業的說法,他們是一開始沒有品牌保護意識,後來才知道要申請關聯商標進行全方位的保護,因此導致了商標“分開申請”和“組合申請”的一種“倒置”。而一般來說,我們都會建議申請人在一開始申請商標時,就對自己的“組合商標”進行拆分申請。

因爲商標法第8條規定,文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合,均可以作爲商標申請註冊。所以很多企業也會希望註冊一個複雜的、組合形式的商標,從而更直觀地展現自己品牌的魅力。

但是,有多個元素構成的商標,在商標審查時,元素之間是單獨進行檢索審查的,如果整體提交註冊,任何一個元素有相同或者相似的都會造成整體駁回,因此對商標的組合元素進行分開申請,使元素之間互不影響,首先在一定程度上就增加了申請的成功率。

其次,如果各個組合元素分開申請商標都註冊成功之後,是可以自由結合使用,而不會構成商標使用不當的。

3

註冊人主體發生任何變化,一定要及時進行商標相應變更或轉讓

以註冊人名稱爲例,或隨着企業壯大發展,或因爲註冊資金等改變,會造成企業名稱改變。

在這類情形下,一方面會違反商標法有關規定,構成商標使用不當,導致商標被撤銷,另一方面如果有商標局發文(比如撤三通知),則容易收不到官文通知,輕則錯失救濟機會,重則會導致商標權利喪失。

因此,法律規定了覈准註冊的商標的註冊人的名義、地址或其他註冊事項一旦發生變更,應當向商標局申請辦理相應變更手續。

註冊人名義變更,是指企業的名稱發生變化之後需要向商標局提交變更申請,進行備案,商標局會下達變更證明。

註冊人地址變更, 是指申請人地址發生變化,需要向商標局提交地址變更,程序和名義變更一樣。

而個人改名或者地址有變化,也是一樣需要辦理變更手續。

值得注意的是,一旦進行變更,該申請人名下的所有商標必須一併進行變更。不允許只變更其中的部分商標。

而如果是另開一家公司或另有他人出面經營原有品牌,最好還是做一個商標轉讓,以免一時疏漏造成他人可乘之機。

總而言之,商標審查時人爲審查的過程,因此必然會因爲人的主觀意識不同,而存在對商標審查的標準和鬆緊程度不一的情形,而駁回、異議以及相關複審程序的存在,其實就是在糾正主觀意識偏差。

同時,各種商標糾紛在處理時,從審理機構到行政法院也都會考慮品牌名譽度、對社會經濟甚至司法實踐的影響力,因此一旦遭遇商標糾紛,最好的建議還是不放棄,不拋棄,你有多想要它,你就要爲它力爭到底。

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