原標題：專利侵權抗辯之“牴觸申請”

現有技術/設計抗辯在專利侵權訴訟中是被控侵權方最常打的一張牌，一份高質量的現有技術/設計對於案件的走向往往起着至關重要的作用，檢索之路長漫漫，好不容易找到一篇與被控侵權產品的技術方案几乎相同的專利文件，興奮不已！但一看公開日晚於涉案專利的申請日，明顯不是現有技術/設計的文件，悲痛欲絕！回頭再看申請日期是早於涉案專利申請日期，構成了牴觸申請，頓時看到了希望！但想要做好牴觸申請抗辯並不簡單，筆者在經辦過的專利侵權訴訟中多次遇到牴觸申請抗辯的情況，形成了些許經驗和認識，經研究整理形成此文，以供探討交流。

一、牴觸申請抗辯概述

牴觸申請是指同樣的發明/實用新型/外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件。[1]我國現有法律並未對牴觸申請抗辯進行明確規定，但是在司法實踐中，最高院、上海高院、江蘇高院、北京高院等法院均認可牴觸申請可以參照現有技術抗辯的規定予以處理。

2010年4月28日，最高人民法院在全國法院知識產權審判工作座談會上明確，被訴侵權人以實施牴觸申請中的技術方案主張其不構成專利侵權的，可以參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判。

2010 年，江蘇省高院發佈的《侵犯專利權糾紛案件審理指南》第五部分第 5.1.6項規定：被控侵權人以已經公開的專利牴觸申請主張不侵權抗辯的, 人民法院可以參照適用現有技術抗辯的規定。2011年，上海市高院的《專利侵權糾紛審理指引》第14、19條規定，被訴侵權人以實施的技術或外觀設計是牴觸申請中公開的技術方案或外觀設計主張不構成專利侵權的，可以類推適用現有技術或現有設計抗辯。2013年，北京市高院的《專利侵權判定指南》第127條規定，牴觸申請不能作爲現有技術抗辯的理由。但是，被訴侵權人主張其實施的是屬於牴觸申請的專利的，可以參照該指南第125條關於現有技術抗辯的規定予以處理。[2]

2013年12月，最高人民法院在 (2013)民提字第225號民事判決中支持了被訴侵權人的牴觸申請抗辯主張；2015年12月，最高人民法院在（2015）民申字第188號民事裁定中，對牴觸申請抗辯的審查判斷標準進行了具體論述。

由此可見，司法實踐中已普遍接受牴觸申請抗辯可類推適用現有技術抗辯的觀點，但是在實踐應用過程中仍需重視、區分牴觸申請抗辯與現有技術抗辯的差異性。

二、構成牴觸申請的認定

（一）法律適用

《專利法》（2000年修正）第二十二條第二款有關“牴觸申請”的規定，表述爲“同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中。” 《專利法》（2008年修正）將該條修正爲“任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中。”

因此，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十二條的規定，對於被訴侵權人主張的現有技術抗辯或者現有設計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現有技術或者現有設計。針對申請日（優先權日）在2009年10月1日（2008年修正的專利法實施時間）之前的專利，適用《專利法》（2000年修正）， “牴觸申請”排除了“申請人自身在涉案專利申請日以前就同樣的發明或者實用新型向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日後以後公佈的專利申請文件中”的情形。 例如，A公司想要使用其自身申請的專利作爲牴觸申請抗辯的證據，如果該專利的申請日爲2009年9月30日，則牴觸申請抗辯不成立，如果該專利的申請日爲2009年10月1日，則該專利可以作爲牴觸申請專利文件進行對比。

（二）時間要件

牴觸申請抗辯成立時間要件可以簡單地用A＜X≤B表述，具體解釋爲：牴觸申請專利申請日（優先權日）A早於涉案專利申請日（優先權日）X，但不包括兩件專利申請日相同的情況，即：A＜X；牴觸申請專利的公開日B晚於涉案專利申請日（優先權日）X，包括牴觸申請專利公開日B與涉案專利申請日X相同的情況,即：X≤B。

在判定發明和實用新型類專利的時間要件是否成立時，如果牴觸申請或涉案專利著錄項目中記載了優先權信息的，應當注意專利的優先權日可作爲其申請日的情況，進而能影響到引用專利是否構成牴觸申請。根據《專利法實施細則》第十一條的規定，除專利法第二十八條（郵戳日/收件日）和第四十二條（專利權期限）規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。根據《專利法實施細則》第三十二條的規定，申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優先權；要求多項優先權的，該申請的優先權期限從最早的優先權日起計算。

此外，在優先權審查過程中還存在多項優先權、部分優先權的情況。例如[3]：

例1：一件中國在後申請中記載了多個技術方案。例如，記載了A、B和C三個方案，它們分別在三件中國首次申請中記載過，則該中國在後申請可以要求多項優先權，即A、B、C分別以其中國首次申請的申請日爲優先權日a、b、c。

例2：一件中國在後申請中記載了技術方案A和實施例A1、A2、A3，其中只有A1 在中國首次申請中記載過，則該中國在後申請中A1 可以享有本國優先權，其餘則不能享有本國優先權。

例3：一件中國在後申請中記載了技術方案A和實施例A1、A2。技術方案A和實施例A1 已經記載在中國首次申請中，則在後申請中技術方案A和實施例A1 可以享有本國優先權，實施例A2 則不能享有本國優先權。

在這種情況下，應先明確具體案件中權利人請求保護的專利權保護範圍技術特徵（或與之相應的牴觸申請文件中的技術特徵），其次判斷這些技術特徵形成的技術方案是否與優先權數據屬於相同主題的發明或者實用新型，進而確定該專利就本案而言是否可以享有優先權，在此基礎上才能對優先權日作爲申請日作出準確的認定。一般主張優先權的一方有應當承擔該專利就享有優先權的舉證責任。

（三）地域要件

專利權本身就擁有地域性的特點，而牴觸申請亦是針對“向國務院專利行政部門提出過申請”的專利文件，也就是牴觸申請僅限於向國家知識產權局申請的專利文件，原則上並不適用於中國大陸領域外（境外）的專利文件。

在司法實踐中也存在突破上述原則的情形，例如深圳市中級人民法院（2012）深中法知民初字第607號案，本案判決認爲“在專利侵權訴訟中，現有技術（或設計）可以作爲專利不侵權抗辯的法定事由，而牴觸申請可以參照現有技術（或設計）作爲專利不侵權抗辯的事由，涉外在先專利申請可以進一步比照牴觸申請，作爲專利不侵權抗辯的事由。”但這種司法創新的嘗試存在不少爭議，並未得到普遍認可。

三、牴觸申請抗辯成立的認定

在專利侵權訴訟中，法院通常是將被控侵權技術/設計與一份牴觸申請的專利技術/設計或現有技術/設計進行對比評判。牴觸申請抗辯與現有技術抗辯密切相關，牴觸申請抗辯的對比可以參照現有技術抗辯進行處理，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》【法釋〔2009〕21號】第十四條對現有技術/設計抗辯的規定：“被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於《專利法》第六十二條規定的現有技術。 被訴侵權設計與一個現有設計相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬於專利法第六十二條規定的現有設計。”

牴觸申請抗辯相比現有技術抗辯又有其獨特之處。現有技術抗辯的理論基礎在於，涉案專利技術方案相對於現有技術不具有可專利性，該現有技術是可以用於評價新穎性和創造性，與之對應的現有技術抗辯的認定標準爲“相同或者無實質性差異”。但牴觸申請不屬於現有技術，其理論基礎僅在於牴觸申請可以破壞涉案專利技術方案的新穎性，與之相對應的牴觸申請抗辯的認定標準應當比現有技術抗辯的認定標準更加嚴格，是應與“可以用於評價新穎性”相對應的認定標準，即 “同樣的發明/實用新型/外觀設計”。

（一）同樣發明或實用新型的對比認定

發明或者實用新型的牴觸申請的對比認定應對比涉案專利技術方案與牴觸申請技術方案在其技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果上是否實質相同。此外在對比時應採用單獨對比原則，將發明或者實用新型專利申請的各項權利要求分別與牴觸申請技術內容單獨地進行比較，不得將其與牴觸申請的組合，或者與一份牴觸申請文件中的多項技術方案的組合進行對比。只有在被訴侵權技術方案的各項技術特徵均已被牴觸申請單獨、完整地公開，相對於牴觸申請不具有新穎性時，纔可以認定牴觸申請抗辯成立。[4]

在牴觸申請抗辯中同樣發明或實用新型的對比判斷中的幾種常見情形：

1、具體(下位)與一般(上位)。被控侵權技術與牴觸申請專利技術相比，其區別僅在於被控侵權技術採用一般(上位) 的技術方案，而牴觸申請專利技術公開的是具體(下位) 技術方案，則牴觸申請能夠破壞的被控侵權技術新穎性，此時牴觸申請抗辯成立。但在實踐過程中，被控侵權技術常常採用的是具體(下位) 方案技術特徵，牴觸申請專利技術通常公開的是一般(上位) 的技術方案，此時牴觸申請抗辯不能成立。例如，被控侵權技術是“用鐵鑄造而成”，而牴觸申請專利技術是“用金屬鑄造而成”，此時牴觸申請並未具體公開“鐵”這一具體的技術特徵，無法破壞被控侵權技術的新穎性，此時牴觸申請抗辯不能成立。

2、數值範圍。如果被控侵權技術方案的技術特徵爲某一數值範圍，而牴觸申請專利技術公開的是該範圍中的一個具體數值，或者公開的數值範圍與被控侵權技術方案的範圍部分重疊或有一個共同的端點，或者公開的數值範圍在被控侵權技術方案範圍內並且沒有共同短點，在這三種情況下，牴觸申請可以破壞被控侵權技術方案的新穎性，牴觸申請抗辯成立。同樣在實踐過程中，被控侵權技術常常是確定的某一個數值，而牴觸申請公開的是包含該數值的數值範圍，此時牴觸申請不能破壞被訴侵權產品的新穎性，此時牴觸申請抗辯不能成立。

3、慣用手段的直接置換。如果被控侵權技術與牴觸申請專利技術相比，其區別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，被控侵權技術不具備新穎性，牴觸申請抗辯成立。例如，牴觸申請文件公開了採用“螺釘固定”，被控侵權技術採用的是“螺栓固定”，這屬於本領域慣用手段的直接置換。

4、牴觸申請能否與公知常識結合。通常情況下，牴觸申請與公知常識的結合進行抗辯屬於創造性所規範的情形，依照先行法律不應認定該抗辯成立。在最高人民法院（2015）民申字第188號駁回再審申請案中法院審理認爲，博生公司有關將在先申請專利與公知常識結合後進行牴觸申請抗辯的主張，缺乏法律依據，其牴觸申請抗辯不能成立。

（二）同樣外觀設計的對比認定

外觀設計牴觸申請的對比認定應當以牴觸申請設計所公告的專利文件全部內容爲判斷依據。與涉案專利要求保護的產品的外觀設計進行比較時，判斷牴觸申請設計中是否包含有與涉案專利相同或者實質相同的外觀設計。例如，牴觸申請設計所公告的專利文件含有使用狀態參考圖，即使該使用狀態參考圖中包含有不要求保護的外觀設計，也可以將其與涉案專利進行比較，判斷是否爲相同或者實質相同的外觀設計。[5]

四、結語

牴觸申請抗辯雖未經法律明確規定，但根據其理論基礎，目前司法實踐中已經在參照現有技術/設計進行處理，並有了不少的創新性突破，着實起到了保護創新、節約司法資源的作用。不可否認，牴觸申請抗辯的爭議仍然存在，包括“發明/實用新型專利與外觀專利設計能否互爲牴觸申請”、“其他地域的專利文件能否作爲我國專利的牴觸申請進行抗辯”、“能否與公知常識結合”等問題，然而通過司法實踐的不斷探索，牴觸申請抗辯途徑必然會有更多更好的應用，成爲我國專利保護體系中特殊而重要的一環。

註釋：

[1]參照《專利法》第22條第2款、第23條第1款以及《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章2.2、第四部分第五章5中的相關規定

[2]參見：杜微科、傅蕾，《牴觸申請抗辯及其制度完善》，《知識產權》，2016年第11期。

[3]案例參照《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章4.2“本國優先權”。

[4]參照《專利審查指南》（2017年修正）第二部分第三章3.1

[5]參照《專利審查指南》（2017年修正）第四部分第五章5