【弁言小序】

現行專利法第九條第1款規定：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授權發明專利權。”一般把本款“但是”之後的內容稱爲但書規定或例外規定，在專利複審、無效審查實踐中，適用該但書規定的案例不多，實務中對其適用也有一定困擾。本文在對該但書規定的內涵予以闡釋之後，通過兩個典型案例對其使用進行具體說明。#發明#

【理念闡述】

該但書規定的產生與禁止重複授權原則有密切聯繫，也是目前禁止重複授權原則的一部分，對該但書規定的準確理解，無法繞開禁止重複授權原則。禁止重複授權原則是各國專利法通行的原則，即對於同樣的發明創造，只能授予一項專利權。在1992年我國修改專利法實施細則時，首次明確規定該原則，即在第十二條第1款規定“同樣的發明創造只能授予一項專利”。2001年修改專利法實施細則時對該規定僅做法條序號調整，內容未做變動。2008年修改專利法時將專利法實施細則中的該規定上提到專利法中，在專利法層面首次對該原則予以明確，並增加但書規定，形成了現行專利法第九條第1款的規定。

下面具體闡述對現行專利法第九條第1款的理解。從歷史解釋的角度，在該但書規定出現之前，類似做法就已出現，最初是在20世紀90年代，由於當時我國專利申請量大量增加，人案矛盾突出，導致專利審查週期過長。

爲了回應社會關切，給予發明創造及時的專利保護，在專利法及專利法實施細則未有規定的情況下，當時的專利局採取了一項舉措，即允許同一申請人同日或先後就同樣的發明創造既申請發明專利，又申請實用新型專利，由於實用新型專利申請不經過實質審查，僅經過初步審查就可快速獲得授權，滿足了社會對發明創造及時保護的需求，在之後如果對發明專利申請實質審查的結論是可以授予發明專利權，申請人可以通過聲明放棄已獲得的實用新型專利權的方式，獲得發明專利權。在2008年修改專利法時，專利審查週期已相比當年大幅縮短，上述做法在實際中確實產生一些問題，國家知識產權局提出了是否繼續保留該做法的問題，其結果是多數人認爲該做法對申請人有利，應該繼續保留（參見《〈專利法〉第三次修改導讀》，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社2009年版，第34-37頁）。

最終該做法得以保留並在專利法中予以明確規定。雖然將之前的做法保留了下來，但是有選擇地保留，對於業界反映較大的問題也進行了考慮。例如明確規定必須是“同日”既申請發明，又申請實用新型專利的情況纔可以，之前的做法是允許不同日，如果實用新型專利申請在先，

專利申請在後，這就會導致出現發明創造實際保護期限大於20年的情況，這明顯是不合理的。再例如明確規定申請人可以選擇發明專利權的條件必須是實用新型專利權尚未終止，之前的做法是允許實用新型專利權已經終止時還可以選擇發明專利權，這就會導致在社會公衆根據實用新型專利權終止的情況推定該發明創造已進入公有領域情況下，又對該發明創造授予發明專利權，嚴重損害公衆信賴利益。

從文義解釋的角度，“同樣的發明創造只能授予一項專利權”是指同樣的發明創造只能授予一項專利權，而不是多項，既包括同時授權多項的情況，也包括先後授予多項的情況。本款第二句的但書規定是針對先後授予兩項專利權的情況，此種情況明顯不符合第一句“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的要求，是一種例外情況。按照該但書規定的文字表達，這種例外情況需要滿足兩個條件，一是申請時的條件，同一申請人在同日對同樣的發明創造既申請發明，又申請實用新型，對於該條件，專利法實施細則第四十一條第2款進一步規定：“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第1款關於同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。”二是獲得發明專利權時的條件，即先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的。

綜上，專利法第九條第1款的但書規定是一定歷史時期的產物，由於特殊的原因得以部分保留至今，在對其適用時，應嚴格按照其文字含義解釋，避免將已經摒棄的部分做法解釋進來。而且，對於但書規定，在解釋時本應從嚴解釋。因此，除嚴格符合但書規定的情形外，均應適用本款第一句的規定。

　【案例演繹】

案例一（第109490號複審決定）：本申請爲發明專利申請，複審申請人在本申請的申請日同日就同樣的發明創造還提出另一件實用新型專利申請，但在提出申請時未分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。該實用新型專利申請目前已授權並處於有效狀態。本申請的權利要求1-10與該實用新型專利授權公告文本的權利要求1-10具有相同的技術方案，屬於同樣的發明創造。經實質審查，國家知識產權局作出了駁回決定，駁回理由是：權利要求1－10不符合專利法第九條第1款的規定。本申請複審階段，複審請求人未修改權利要求書。

合議組認爲，由於本申請在申請時未對同樣的發明創造已申請了實用新型專利作出說明，不符合專利法第九條第1款及實施細則第四十一條第2款關於通過聲明放棄該實用新型專利權，以獲得授予發明專利權的規定。因此，請求人不能通過放棄該實用新型專利權而獲得本發明申請的專利權，遂作出維持駁回的複審決定。

複審決定作出後，複審請求人向北京知識產權法院起訴，該院作出的（2016）京73行初4308號判決的相關認定同複審決定，因而駁回原告訴訟請求。原告未上訴，目前一審判決已生效。

案例二（第34931號無效決定）：涉案專利是申請日爲2011年8月4日，授權公告日爲2016年5月11日的發明專利，請求人在無效程序中提交了證據8，主張涉案專利與證據8屬於同樣的發明創造，請求宣告涉案專利全部無效。證據8爲實用新型專利，授權公告日爲2012年5月9日，因未在期限內繳納或繳足年費而被終止，終止日期爲2013年8月4日（涉案專利授權公告日前），證據8與涉案專利具有相同的申請人、申請日，且兩者具有完全相同的權利要求書，即涉案專利的權利要求1-10分別與證據8的權利要求1-10完全相同。專利權人在申請日提出涉案專利和證據8的申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。另外，本案無效程序中專利權人未修改權利要求書。

專利權人主張涉案專利符合專利法第九條第1款的規定，證據8爲在涉案專利授權之前已經終止的實用新型專利，等同於放棄，因此本案屬於第九條第1款但書規定的情形。

合議組認爲，在涉案專利授權日2016年5月11日之前，在先獲得授權的實用新型專利權即證據8已經於2013年8月4日終止，其實際已進入公有領域，可供公衆自由實施應用，如果專利權人後來就此發明創造又獲得發明專利權，對公衆來說是有失公平的，這是專利法第九條第1款所不允許的。由此可見，涉案專利並不符合以放棄實用新型專利權的方式避免重複授權的條件，並不屬於專利法第九條第1款規定的例外情形。由於屬於同樣的發明創造的實用新型即證據8在本專利授權公告日之前獲得專利權，因而涉案專利不能被再次授予專利權。綜上，本專利權利要求1-10不符合專利法第九條第1款的規定。

無效決定作出後，專利權人向北京知識產權法院起訴，該院作出的（2018）京73行初3561號判決認爲，原告對同樣的發明創造既申請了實新型專利又申請了發明專利，實用新型專利權在發明專利授權前已獲授權並因未在期限內繳納年費或終止繳納年費，不屬於專利法第九條第1款所規定的例外情形，因此，涉案專利權利要求1-10不符合專利法第九條第1款規定之情形，不具備授權條件，進而判決駁回原告訴訟請求。各方當事人未上訴，目前一審判決已生效。（國家知識產權局專利局專利複審和無效審理部楊玉方）

（文章來源：中國知識產權報 原標題 ：專利法第九條第1款但書規定在專利複審、無效程序中的適用）

（責任編輯：呂可珂 編輯：高雲翔 審校：崔靜思 蔡瑩 王乃兵）